Hva er en lisensavtale?

[Definisjon] En lisensavtale er en kontrakt som gir en rett, kalt lisens, til utnyttelse av en oppfinnelse, teknologi, kunnskap eller andre immaterielle rettigheter, som lisensgiveren disponerer.

Med en lisensavtale kan din bedrift kapitalisere på sine IP-rettigheter eller samarbeide trygt med andre om videreutvikling. Alternativt kan man spare betydelige utviklingskostnader ved å lisensiere andres teknologi.

Når det gjelder immaterielle rettigheter kan en lisensavtale typisk regulere utnyttelse av et patent, varemerke, design eller åndsverk. Andre kan også være interessert i din bedrifts tekniske eller kommersielle know-how, særlig knyttet til fremstilling og omsetning av produkter.

Når det gjelder produkter er lisensavtaler særlig praktisk når det gjelder software og teknologi.

Ofte avtales det at det skal betales en godtgjørelse for bruksretten, kalt royalty, basert på lisenstakerens produksjon eller salg, eventuelt kombinert med en engangsbetaling eller et årlig minimumsbeløp. Lisensavtaler er vanlige, og inngås både av privatpersoner og i virksomheter.

Nedenfor skal vi se på noen grunnleggende vurderinger som bør gjøres i forbindelse med lisensiering og lisensavtaler, og som er felles for de ulike anvendelsesområdene.

• Les mer om: Kontrakter og avtaler for næringsdrivende
• Les mer om: Patent – Hvordan oppnår man beskyttelse?

Det første man må ta stilling til, er om foretaket skal selge varen eller tjenesten selv, eller lisensiere rettigheter til en eller flere samarbeidspartnere. Hva man velger å gjøre, vil avhenge av type vare/tjeneste, og hvor bedriften er i etablerings- og utviklingsløpet.

Det finnes ulike former for lisensiering som kan velges, avhengig av de planer man har for videre utvikling. Det kan være fornuftig å utarbeide en lisensstrategi, hvor man tar utgangspunkt i den porteføljen av varemerker, patenter, design osv, som bedriften har.

Som en del av en slik strategi bør man vurdere om man skal lisensiere for eksempel alle produkter og patenter man sitter på, eller om det skal være ulik strategi for ulike rettigheter. Det kan for eksempel være at man vil gjøre et skille mellom det som er bedriftens kjerneprodukter og øvrige produkter eller patenter, såkalte randsonepatenter.

Det må også gjøres en vurdering ut ifra geografisk område for hvert av produktene/patentene i porteføljen. Kanskje man har et hjemmemarked man håndterer selv, og kun lisensierer i andre områder? Det kan også være hensiktsmessig at rettigheter lisensieres sammen, evt ulikt for ulike geografiske områder eller markeder

Dersom lisensavtalen er langvarig eller gjelder store volum, vil valg av avtalepart/lisenstaker være viktig, slik at man ikke binder seg opp i en avtale med en avtalepart som ikke leverer/selger tilstrekkelig, eller ikke betaler royalty som avtalt. Det finnes også tilfeller hvor konkurrenter har etablert en lisensordning, for så å legge produktet «i skuffen», altså ikke driver aktivt salg, og på den måten hindrer konkurranse. Dette bør også hensyntas ved utforming av lisensavtalen.

Det er viktig å være bevisst på hvordan bruksretten skal avgrenses.

Den enkleste formen for lisens, såkalt enkel lisens, er at man som sluttbruker får en bruksrett til en tjeneste, f.eks. til å bruke et dataprogram i egen virksomhet.

I næringsforhold er det viktig å tenke gjennom hvordan bruksretten avgrenses. Det er viktig å tydeliggjøre hvilke(t) produkt(er) eller hvilken teknologi som omfattes av lisensen. Teknologisk avgrensning og angivelse av lisensiert teknologi reiser egne problemstillinger hvor det kan være behov for profesjonell bistand.

Videre må det avklares om det er tale om en enerett, eller om lisensgiver selv eller andre lisenstakere kan utnytte rettigheten parallelt.

Lisensen kan som et ytterpunkt være eksklusiv, altså at lisenstakeren alene får rett til å utnytte for eksempel et patent eller produkt, og rett til å lisensiere videre til andre. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å begrense eksklusiviteten til et nærmere angitt geografisk område. F.eks. kan det avtales at lisenstakeren får enerett til å utnytte rettigheten i Asia, mens lisensgiver beholder retten til å operere i andre markeder selv eller via andre lisenstakere. Det kan også gis enelisens, altså at lisenstaker er den eneste som får lisens i et område/marked, men ikke får rett til å lisensiere videre. Det finnes mange mellomformer for lisensiering.

Det er flere forhold man må ta i betraktning når man inngår lisensavtaler, og noen av disse henger sammen med graden av eksklusivitet. Det kan for eksempel være fornuftig å stille krav om markedsføringsforpliktelser dersom lisensen er helt eller delvis eksklusiv. Man bør i samme avtale sikre seg mot videre overføring/spredning av bedriftshemmeligheter/know-how, som normalt følger med en lisensiering av teknologi, men også kan gjelde andre produkter og tjenester. Det må videre avtales årsavgift, som bidrar til å fremme formålet med lisensavtalen.

Det er videre viktig å sikre håndheving av rettighetene knyttet til det lisensierte, for eksempel hvilken part som har rett og/eller plikt til å ta skritt overfor en tredjepart som urettmessig bruker et lisensiert produkt. Dette er normalt en del av lisensavtalen. Det kan f.eks. være at lisenstakeren har plikt til å håndheve i markedet hvor de har eksklusivitet, men at lisensgiver har rett til å overstyre for eksempel en uheldig forliksavtale som innebærer at lisensgivers posisjon svekkes. Det bør også avklares om lisenstaker skal ha ansvar for overvåkning av markedet de opererer i og eventuelt en plikt til å forfølge inngrep.

Rettigheter til eventuell videreutvikling av den lisensierte teknologien/tjenesten kan det også være aktuelt å regulere i lisensavtalen.

Spørsmålet om rett eller ikke rett til viderelisensiering er som regel regulert i lisensavtalen, konfidensialitetsforpliktelser normalt også. I selve innretningen ligger det at lisensgiver og lisenstaker kan befinne seg på ulike steder. I tillegg til å avtale tvisteløsningsmekanismer bør det derfor også avtales verneting for rettslige tvister.

Lisensavtalen bør alltid avklare varigheten på lisensen og hvordan en avslutning skal skje, både regulær (ordinær) og ekstraordinær terminering.

Det er mange tenkelige momenter når godtgjørelsen for en lisens skal fastsettes. Generelt bør vederlaget fastsettes slik at det fremmer formålet med avtalen.

Hvis det dreier seg om patent, vil patentets varighet og styrke være et moment. Andre forhold som kan spille inn i vurderingen kan bl.a. være teknologiens andel av produktets verdi, annen tilgjengelig teknologi, geografisk omfang, lisensens varighet, forventet pris og salg, og lisensproduktets nærhet til markedet.

Lisensavtalen må også avklare beregningsgrunnlag og royalty-sats, oppgjørsformer, f.eks. om det skal være engangssum, løpende royalties, eller en kombinasjon av disse.

Det er ikke uvanlig å ta med revisjonsbestemmelser i lisensavtaler. Dette har sin årsak i at markeder og teknologi vil være i utvikling, noe som kan forskyve byrdeforholdet mellom avtalepartene.

Lisensklausuler kan man finne i en rekke ulike typer avtaleformer som ikke typisk omtales som en lisensavtale

Det gjøres oppmerksom på at Konkurranseloven fastsetter forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak, og mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. I forskrift til loven er det imidlertid fastsatt unntak for såkalte vertikale avtaler og samordnet opptreden. Dette er regler som en bør være oppmerksom på ved utforming og inngåelse av lisensavtaler.

Vi bistår klienter over hele landet.