Varemerkeloven § 8

Varemerkeloven § 8 oppstiller en regel som «straffer» en varemerkehaver for sin sen reaksjon mot tredjemanns bruk av forvekselsbare kjennetegn som da mister sin rett til å angripe en tredjemanns yngre rettigheter.

• Les mer om: Varemerkeloven: Din [Guide] fra advokaten

«Retten til et registrert varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett, dersom innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng, og søknaden om registrering av det yngre merket ble innlevert i god tro. Hvis det yngre varemerket har vært brukt bare for noen av de varer eller tjenester det er registrert for, skal retten bestå bare for disse varene eller tjenestene.

Retten til et innarbeidet varemerke skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett hvis innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. Innehaveren av en eldre rett til et varemerke som er velkjent, jf. § 4 annet ledd, anses for å ha handlet innen rimelig tid når vedkommende tar skritt for å hindre bruken innen fem år etter at vedkommende fikk kjennskap til bruken.»

Paragrafen slår fast at passivitet hos innehaveren av den eldre rettigheten på visse vilkår kan medføre at en yngre rettighet ikke kan angripes. Den regulerer forholdet mellom varemerkerettigheter, og mellom varemerker og andre eldre kjennetegnsrettigheter.

Med «eldre kjennetegnsrett» menes varemerkerettigheter, herunder naturlige varekjennetegn, foretaksnavn og innarbeidede sekundære forretningskjennetegn.

Første ledd første punktum bestemmer at innehaveren av en eldre kjennetegnsrett kan tape sin rett til å kreve en yngre varemerkeregistrering kjent ugyldig hvis innehaveren av den eldre retten har tolerert bruken av det registrerte varemerket i Norge i fem sammenhengende år etter registreringen.

Når vilkårene er oppfylt, skal den yngre retten «bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett». Dette betyr at det yngre merket også kan brukes uten hinder av den eldre rettigheten.

Det oppstilles imidlertid tre vilkår; for det første må søker ha søkt sitt varemerke i god tro (uten illojal hensikt); for det andre må registreringen ha stått i registeret i 5 år, og for det tredje må innehaver ha hatt kunnskap om bruken av det yngre varemerket. Når vilkårene er oppfylt må den eldre rettighetshaveren fortsettes å tolerere bruken av den yngre rettighet.

Passivitet krever som regel at den som er passiv har hatt anledning til å stoppe en viss atferd eller handling som man i stedet velger å la være; å overse. Det er ikke tilstrekkelig å sende et protest brev. Sender man flere brev og konkurrenten fortsetter sin stridende varemerkebruk, må innehaver ta rettslige skritt (søksmål) mot bruken for å unngå risiko for rettighetstap.

Annet ledd regulerer passivitetsvirkninger i konflikter mellom eldre kjennetegnsrettigheter og yngre innarbeidede varemerker (som kan også være registrert).

Et merke er innarbeidet når det er godt kjent. Retten til et innarbeidet varemerke kan bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett når innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre varemerket. Det kreves ikke at bruker av det innarbeide merket tok det i bruk i god tro, i motsetning til vilkåret oppstilt i første ledd.

Hva som anses som «rimelig tid» avhenger av omstendighetene; av hvorvidt brukeren av merket var i god tro, og hvilke interesser som veier tyngst: de eldre rettighetene eller de yngre innarbeidede, samt en rekke andre sammensatte rimelighetsbetraktninger.

Annet ledd annet punktum gir en regel som gir mer beskyttelse til innehavere av velkjente varemerker. Disse taper ikke posisjon før det har gått 5 år etter at innehaver fikk kjennskap til bruken av det yngre merket.

Det legges til grunn både i juridisk litteratur og i rettspraksis at ulovfestede passivitetsregler kan anvendes i tillegg til lovens bestemmelser. Passivitet er en norsk rettsstandard som får virkning på mange ulike rettsområder, jf foreldelse av fordringer, tap av prosessuelle rettigheter.

Innehavere kan dermed også miste sin rett til å protestere mot andres bruk av lignende kjennetegn ved andre type passivitetstilfeller som ikke er lovregulert. Det har størst betydning for innehavere av varemerker som verken er innarbeidet eller registrert hvor en sen reaksjon fra innehaver vil skape helt urimelige konsekvenser for brukeren av det yngre kjennetegnet. Man kan ha foretatt større investeringer i et merke; en konkurrent iaktar det fra avstanden og reagerer på det tidspunkt hvor han kan skape mest mulig skade for brukeren, «av ren makelighet» slik Lassen beskriver i sin lærebok.

Varemerker må brukes for å unngå at de slettes fra registeret som dermed mister registreringsvern. Varemerker må respekteres og håndheves. Misbruk må sanksjoneres.

Rettighetshavere kan overvåke markedet for å unngå rettighetstap. Man kan gjøre søk på internett, kontrollere sosiale medier, kataloger, online butikkmarkeder -Ali Baba og Amazon m.fl-, samt jevnlig føre kontroll over domenenavnsregistre, foretaksregistre, og varemerkeregistre i Norge og i de landene hvor merket er beskyttet. Man kan i tillegg engasjere profesjonelle som tilbyr såkalte Watch-tjenester over varemerkesøknader og nye registrerte varemerker.

Dette er en større og komplisert oppgave som bør overlates til profesjonelle. Codex tilbyr varemerkeovervåkning, og kan bistå deg for å unngå at du havner i en situasjon hvor rettighetene dine mister sin verdi overfor konkurrenter.

Vi bistår klienter over hele landet.