Varemerkeloven § 14

«Et varemerke som skal registreres, må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2, og som kan gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

a.
angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller

b.
i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten.

Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av annet ledd bokstav a registreres som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke. Et tegn som søkes registrert som fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, må oppfylle kravene i § 1 annet ledd»

I hovedsak kreves det at kjennetegnet er egnet til å skille innehavers produkter eller tjenester fra andre tilbyderes produkter eller tjenester slik at kjøperne kan identifisere produktet/tjenesten under samme merket neste gang de kjøper tilsvarende produkter/tjenester.

• Les mer om: Varemerkeloven: Din [Guide] fra advokaten

Lovens absolutte og viktigste forutsetningen er at kjennetegnet har nødvendig særpreg, dvs. distinktivitet. Det kreves således at kjennetegnet har noe ved seg som gjør at kjøperne kan oppfatte det som et varemerke i motsetning til ren informasjon om varen.

Et varemerket kan ikke registreres dersom det er «utelukkende» beskrivende for de produktene/tjenestene det skal brukes for.

Ingen kan «eie» ordet «ovnsbakt» for brød, og ingen kan eie ordet «lenses» for produkter som har til formål å korrigere feil med synet.

Varemerkets særpreg vurderes ut i fra rettslige normer fastsatt i rettspraksis. Patentstyrets saksbehandlere har således et sett av regler å forholde seg til når de gransker varemerkesøknader.

Særpreget vurderes ut fra hvordan den aktuelle kjøper i Norge oppfatter merket. Det er i alminnelighet lagt til grunn at kjøperen forstår engelske ord like bra som norske. Det legges videre til grunn at kjøperen er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet.

Det er helhetsinntrykket merket gir som skal vurderes, og ikke dets enkeltelementer.

Særpreg vurderes ut i fra hvilke produkter/tjenester merket skal brukes for. Oppmerksomhetsnivået hos kjøperen varierer også ut fra varetypen. Det er generelt akseptert at for mer spesialiserte eller merkebevisste omsetningskretser kan kravet til særpreg settes lavere.

Det er ikke nødvendig at varemerket oppviser artistisk eller språklig originalitet eller fantasi. For enkelte type tegn kan det være vanskeligere å vise særpreg fordi de vanligvis ikke oppfattes av som varemerker. Lovgiver nevner slagord og merker som består av varens form eller utstyr. Sistnevnte kan bare registreres om de skiller seg betydelig fra lignende former/utstyr som benyttes i det aktuelle markedet.

Beskrivende merker kan fritt brukes av alle.

Spørsmålet om et kjennetegn er beskrivende vurderes også som en helhet. Et merke som har én mulig betydning blant flere kan anses beskrivende for de aktuelle produktene/tjenestene.

Dette innebærer at merker som «blir» særpreget som følge av innarbeidelse under søknadsprosessen likevel nektes registrert dersom innarbeidelsesdokumentasjon kun foreligger for tiden etter at søknaden ble inngitt.

Et varemerke kan vinne særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke hadde iboende distinktiv evne. Varemerkesøker må være forberedt på å «sannsynliggjøre» virkningen bruken har hatt i den relevante omsetningskretsen.

I Norge er GULE SIDER et eksempel på et merke som i utgangspunktet kan anses som beskrivende med som Høyesterett fant særpreget på grunn av innarbeidelse.

Vi bistår klienter over hele landet.