Fare for forveksling av varemerke: Varemerkeloven § 4

Ǥ 4.Varemerkerettens innhold

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

…»

• Les mer om: Varemerkeloven: Din [Guide] fra advokaten

Eneretten innebærer at eieren av merket kan forby andres bruk av identiske eller lignende kjennetegn for lignende produkter eller tjenester når denne bruken kan medføre fare for forveksling mellom merkene, eller en risiko for forbindelse mellom produsentene, og/eller en risiko for assosiasjon med et velkjent merke selv når produktene er ulike.

Første ledd bokstav a rammer typiske kopiprodukter, og er en bestemmelse som ofte påberopes i forbindelse med beslag og/eller tilbakeholdelser tollmyndighetene gjør når de mistenker varemerkeinngrep ved import av kopivarer fra f.eks. Kina.

Identiske tegn omfatter også tegn som skiller seg lite fra varemerket slik at ulikhetene kan overses slik som når et merke skrives med eller uten mellomrom, eller når det bare er uvesentlige og små detaljer som skiller dem.

Merkehaver har rett til å gripe inn mot slike kopiprodukter uten å måtte vise til noen konkret risiko for forveksling. Det er tilstrekkelig at varene og kjennetegnene er identiske med varemerkeretten.

• Les mer om: Hva bør du gjøre ved piratkopiering?
• Les mer om: Hva gjør du ved produktetterligning?

Første ledd bokstav b gir merkehaveren rett til å forby bruk av tegn som er identiske med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag når det foreligger risiko for forveksling.

Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling).

Direkte forveksling vil skje når en person kjøper feil produkt pga merkeforveksling. Indirekte forveksling skjer når kjøper tror at tilbyder av produkt B har en kommersiell relasjon med tilbyder av produkt A, og derved tror at kvaliteten på produkt B er tilsvarende A.

Når tredjemann bruker et tegn som kan forveksles med et beskyttet varemerke kan innehaver gripe inn, og kreve bruken stanset samt kreve erstatning for inngrepet. For merkehavere er det viktig at deres produkter ikke forveksles med andres, og at konkurrenter ikke drar ufortjente fordeler av goodwillen som ligger i et varemerke ved å selge produkter under lignende navn.

En risiko for assosiasjon med et kjennetegn oppstår når kjennetegnet det assosieres til er så velkjent at det er unngåelig å tenke på det kjente merket selv om man ikke forveksler dem.

Dette vernet reguleres i varemerkeloven § 4 annet ledd, og ofte omtales som KODAK-vernet etter det gamle KODAK merket som har vært veldig kjent verden over.

Bestemmelsen har tre vilkår:

1. Det eldste merke må være velkjent (1) (terskelen er høyere enn for innarbeidede merker).
2. Det må foreligge kjennetegnslikhet mellom merkene.
3. Bruken kan medføre enten snylting (urimelig utnyttelse) eller skade på det velkjentes merke særpreg eller anseelse.

Det er tilstrekkelig at graden av likhet medfører at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket.

For at et merke skal anses velkjent, må det være kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. EF-domstolens dom 14. september 1999 i sak C 375/97 Chevy.

Jo fjernere varene er jo mer vanskelig kan det være å konstatere en slik snylting eller mulig skade.

Forbudsretten retter seg til brukstyper som man foretar i næringsvirksomhet. Eneretten kan således ikke hindre frie ytringer m.m. eller bruk i sammenhenger som ikke har næringsformål.

Det vil være bruk i næring så lenge man driver aktivitet med sikte på økonomisk vinning.

En varemerkehaver kan nekte andre å bruke forvekselsbare merker på produktet, på emballasje, i reklame, på brevark og forretningspapirer mm.

Etter rettspraksis kreves at det aktuelle tegnet brukes på en slik måte at det kan påvirke varemerkets funksjon som garanti for den kommersielle opprinnelsen til en vare eller tjeneste, jf. EU-domstolens dom i sak C 48/05 Adam Opel 25. januar 2007. Beskrivende bruk eller bruk som en generisk betegnelse vil kunne påvirke merkets funksjon og forbys etter § 4.

Det kan regnes som bruk i næringsvirksomhet selv om kundene ikke oppfatter tegnet som et varemerke, men som uttrykk for støtte, lojalitet eller tilslutning til merkehaveren, jf. sak C 206/01 Arsenal Football Club.

Varemerkeretten er ikke absolutt og kan være begrenset i medhold av andre rettsregler eller rettigheter. I tillegg finnes det ufravikelige begrensninger som blant annet reguleres i varemerkelovens paragraf 5 og 7.

Vi bistår klienter over hele landet.