Hvordan fungerer parallellimport? – Videresalg av varer under andres varemerker

Den eksklusivitet varemerkeretten gir, gjelder i utgangspunktet bare ved den første omsetning av varen under det aktuelle varemerket. Normalt sier man at varemerkeretten konsumeres, slik at varen kan importeres og videreselges av andre, med kjennetegnet på, uten at det innebærer et inngrep i merkehavers rettigheter.

Begrunnelsen for dette er at merkehaver anses tilstrekkelig beskyttet gjennom den mulighet han har til å utnytte kjennetegnets verdi ved førstegangs omsetning, samtidig som det hindrer at varemerkeeiere kan opprette kunstige markedsbarrierer og begrense konkurransen. Dette betyr med andre ord at hvem som helst for eksempel kan kjøpe og videreselge varer fra kjente produsenter, uten at disse merkehaverne kan motsette seg det.

Konsumpsjon av varemerkeretten er derimot ikke bare nasjonal, men gjelder også for varer som er omsatt utenfor Norges grenser. Dette henger tett sammen med EØS-avtalen, hvor Norge er forpliktet til å legge til rette for fri flyt av varer mellom EØS- og EU-medlemslandene. Man sier derfor at konsumpsjonsprinsippet er EØS-regionalt, og betyr at varer fritt kan importeres til Norge hvis varen først er omsatt i en EØS-stat, enten av varemerkehaver selv eller noen som har fått vedkommende samtykke.

Det må samtidig presiseres at selv om en vare opprinnelig ble brakt på markedet utenfor EØS-området, kan den importeres fritt til Norge hvis den senere er blitt importert til en EØS-stat av varemerkehaveren selv eller med hans godkjenning. Det avgjørende er ikke hvor produktet ble lansert første gang, men at det var varemerkehaveren eller noen med hans samtykke som introduserte produktet i EØS. Dersom produkter blir innført til EØS-området uten varemerkehaveren tillatelse, enten ulovlig eller til et land hvor varemerket ikke har beskyttelse, oppstår det ingen konsumpsjon, og videre distribusjon av slike varer er dermed ikke tillatt.

Forutsetningen for at konsumpsjon inntrer, slik at parallellimport er lovlig, er at produktet tidligere har vært «brakt i omsetning». Kravet medfører at det ikke er tilstrekkelig at de aktuelle produktene bare er produsert innenfor EØS-området, eller at det bare er importert til EØS-området med den hensikt å selge her. For at varene skal anses som brakt i omsetning, må de ha blitt overlevert til en tredjepart på en måte som gjør at merkehaveren har kunnet realisere og utnytte varemerkets økonomiske verdi. Konsumpsjon anses derfor å ha inntrådt når merkehaver, eller en tredjepart med dennes samtykke, har solgt varene, for eksempel til en grossist. Dette gjelder uavhengig av om varene ble solgt for videresalg til forhandlere og forbrukere innenfor EØS eller ikke.

Kravet om at varen må være brakt i omsetning «av innehaveren eller med dennes samtykke», henger sammen med forutsetningen om at merkehaver må kunne realisere og utnytte varemerkets økonomiske verdi. Konsumpsjon inntrer derfor kun ved frivillig omsetning fra merkehaveren selv eller fra noen med hans samtykke, for eksempel en lisenstaker eller en forhandler.

Samtykke anses kun å være gitt dersom merkehaveren har godkjent at varene settes på markedet innenfor EØS-området, og varene deretter faktisk er blitt markedsført eller satt i omsetning med hans godkjenning. Det er merkehaverens interesser som skal beskyttes, og det er ikke nok at merkehaveren har gitt tillatelse til produksjon av produktene hvis han ikke også har gitt samtykke til at de kan selges innenfor EØS.

Hvis varemerkehaveren for eksempel har inngått en lisensavtale som fastsetter at produktene kun kan selges utenfor EØS, vil konsumpsjon ikke inntre dersom lisenstakeren i strid med avtalen selger produktene til kunder i EØS-området. Konsumpsjon oppstår heller ikke hvis merkehaveren selger produktene til kunder utenfor EØS, med mindre han har gitt samtykke (uttrykkelig eller stilltiende) til videresalg til kunder innenfor EØS. Dersom produktene først er satt på markedet av merkehaveren eller med hans samtykke gjennom salg til kunder i EØS-området, kan konsumpsjonsvirkningen ikke begrenses gjennom avtale. Konsumpsjonsregelen er med andre ord ufravikelig.

Det sentrale hensynet om at merkehaveren skal kunne realisere og utnytte varemerkets økonomiske verdi innebærer at varene må være brakt i omsetning etter merkehaverens egen frie vilje. Kravet om frivillighet innebærer at dersom merkehaveren er pålagt til å selge varene sine i et land, eller hvis en annen part uten vedkommende sin tillatelse selger varer under samme merke, for eksempel fordi merkehaveren ikke har varemerkerett i det aktuelle landet, eller fordi selgeren har en spesiell rett til å bruke kjennetegnet der, vil det ikke oppstå konsumpsjon av merkehaverens rettigheter for disse solgte varene.

Parallellimport vil være lovlig også dersom varene er brakt i omsetning innenfor EØS-området av noen med merkehaverens «samtykke». Dersom det foreligger uttrykkelig tillatelse fra merkehaver, normalt i form av lisensavtale, er det ingen tvil om at samtykke foreligger. Mer tvilsomt, og heller ikke upraktisk, er det når slik avtale ikke foreligger, men hvor det likevel er en annen form for kobling mellom merkehaver og den som har solgt varene. Dette kan for eksempel være at to foretak innehar retten til samme varemerke i forskjellige medlemsstater.

Ettersom konsumpsjon er EØS-regional, ved at konsumpsjon inntrer så lenge varene er brakt i omsetning i et hvilket som helst EU/EØS-land, vil det kunne oppstå situasjoner hvor ett av foretakene har brakt varene i omsetning innenfor medlemslandet hvor foretaket har varemerkerett. I slike tilfeller er det i dag antatt at konsumpsjon skjer for begge foretakene dersom de har en økonomisk forbindelse, for eksempel gjennom lisensavtaler, eneforhandleravtaler eller tilhører samme konsern.

Hvis det ikke finnes slik økonomisk forbindelse mellom merkehaverne, kan den ene nekte import til sitt land, selv om varene er brakt på markedet av den andre merkehaveren eller med hans tillatelse. Det blir dermed ikke adgang til å foreta parallellimport til denne merkehaverens land på bakgrunn av konsumpsjon. Dette gjelder også hvis selskapene gjennom avtale har fått retten til det samme varemerket i hvert sitt land. Hvis det ikke lenger finnes en økonomisk forbindelse mellom dem, behandles de som om deres rettigheter til varemerket har oppstått uavhengig av hverandre, slik at den enes salg ikke medfører konsumpsjon av den andres varemerkerett.

Hva som regnes som tilstrekkelig økonomisk forbindelse kan noen ganger være uklart. EU-domstolen har gitt noe veiledning, og det antas at konsumpsjon inntrer hvis det ene selskapet har «tilstrekkelig innflytelse» over det andre selskapet til å kunne kontrollere og bestemme kvaliteten og egenskapene til varene som selges under varemerket. Dette henger igjen tett sammen hensynet til at merkehaver skal kunne realisere og utnytte varemerkets økonomiske verdi. Hensynet antas ivaretatt hvis det ene selskapet har en slik tilstrekkelig innflytelse.

Tvil om de faktiske forholdene følger alminnelige norske bevisreglene. Dette innebærer at det er parallellimportøren som i utgangspunktet har byrden for å kunne fremlegge bevis for at de importerte varene faktisk har blitt brakt i omsetning innenfor EØS-området av enten merkehaver selv, eller noen med dennes frivillige samtykke.

Når vilkårene for konsumpsjon er oppfylt kan varene som er brakt i omsetning på lovlig vis importeres og selges videre under samme varemerke. Selv om varemerkeretten til merkehaver sies å være konsumert, er det likevel enkelte handlinger parallellimportøren ikke kan foreta seg.

For at muligheten for parallellimport skal være reell, vil det i utgangspunktet være tillatt for parallellimportøren å markedsføre for sin virksomhet. Dette dekker også reklame og annen spredning av informasjon vedrørende hvilke varer som selges. Annonser, brosjyrer, plakater, nettsider, sosiale medier og annet materiell som avbilder varene vil derfor kunne være tillatt.

Dette utgangspunktet gjelder likevel ikke uten unntak. Konsumpsjon av varemerkeretten begrenser kun merkehaverens rett til å forby videresalg av varer som allerede er omsatt. Varemerkeretten omfatter mer enn bare dette, inkludert retten til å forby bruk av varemerket på en måte som utnytter det urimelig eller skader varemerkets omdømme og renommé. Varemerkeloven § 5 andre ledd gjør derfor unntak fra konsumpsjonsregelen i første ledd dersom merkehaver har «rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning av de aktuelle varene.

Som eksempel på omstendigheter som gir merkehaver en «rimelig grunn», nevner loven at varens tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning i tråd med forutsetningen i bestemmelsens første ledd. Selv om konsumpsjonen egentlig gir rett til import og videresalg av de aktuelle varene, kan merkehaveren dermed motsette seg omsetning og markedsføring som skjer på en måte som strider mot god forretningsskikk og kan skade varemerkets kvalitet og goodwill.

Det sentrale ligger i kravet om «rimelig grunn». Basert på forarbeider og praksis, skal dette tolkes som en avveining mellom parallellimportørens og merkehaverens interesser. Merkehaverens rett til beskyttelse mot handlinger fra parallellimportøren som kan skade varemerkets omdømme må balanseres mot parallellimportørens interesse i å videreselge varene gjennom markedsføringsmetoder som er vanlige i den aktuelle bransjen.

Parallellimportøren må med andre ord lojalt ta hensyn til merkehaverens rettmessige interesser. Dette innebærer blant annet at han ikke må utnytte varemerkets særpreg eller renommé på en urimelig måte, og han må ikke bruke varemerket mer enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med konsumpsjonsregelen, som er å sikre andres rett til videresalg etter at merkehaver allerede har fått utnyttet varemerkets økonomiske verdi gjennom den første omsetningen.

Det faktum at parallellimportøren nyter godt av varemerkets omdømme og renommé, er naturligvis ikke tilstrekkelig i seg selv for at markedsføringen skal kunne anses som ulovlig. En viss grad av "free-riding" er praktisk talt uunngåelig ved parallellimport, og dette er dessuten en faktor som gjør parallellimporten økonomisk attraktiv. Varemerkehaveren må derfor akseptere at varemerkets goodwill i noen grad overføres til parallellimportøren.

Et sentralt og ofte debattert spørsmål innen parallellimport er hvor langt parallellimportøren kan gå i å bruke varemerkets logo i sin markedsføring. Tradisjonelt har det i Norge vært en restriktiv tilnærming, der bruk av logoen kun har vært tillatt i begrenset grad, for eksempel hvor logoen fremstår som en del av en lojal avbildning av den merkede varen. Denne konservative tilnærmingen utfordres imidlertid av nyere rettspraksis fra EU-domstolen.

EU-domstolen har fastslått at parallellimportøren har rett til å benytte seg av de former for markedsføring som er vanlig i den aktuelle bransjen. Innenfor dette handlingsrommet kan merkehaveren kun gripe inn dersom han kan bevise at bruken av logoen påfører varemerkets omdømme "alvorlig skade. Likevel må parallellimportøren være nøye med å sikre at markedsføringen ikke uriktig gir inntrykk av en form for kommersiell tilknytning til merkehaveren, som for eksempel at importøren er en autorisert forhandler.

Hvor grensene trekkes for parallellimportørens bruk av logo er imidlertid fortsatt noe uklart. EU-domstolens praksis indikerer at det kreves betydelige bevis for at merkehaveren skal kunne hevde at varemerkets omdømme er skadet. Samtidig må parallellimportøren være forsiktig med markedsføring som kan gi inntrykk av at han har en autorisert forbindelse til merkehaveren. Om bruk av logo kan gi et slikt inntrykk, vil avhenge av faktorer som bransjen, typen varer, og måten logoen presenteres på i markedsføringen.

Selv om parallellimportøren gis et nokså bredt handlingsrom når det kommer til videresalg av varer, er parallellimportøren samtidig som nevnt forpliktet til å vise tilbørlig hensyn til varemerkehaverens rettmessige interesser. Det er spesielt viktig at parallellimportøren unngår å gi markedet inntrykk av at det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom ham og merkehaveren.

Varemerkeloven § 6 andre ledd trekker frem endring eller forringelse av varens tilstand som et eksempel på situasjoner hvor merkehaver kan ha en rimelig grunn til å motsette seg parallellimportørens videresalg.

Én av varemerkerettens sentrale funksjoner er kvalitetsfunksjonen, som refererer til varemerkets rolle i å garantere og opprettholde en bestemt standard for kvalitet i de produktene eller tjenestene som merket representerer. Denne funksjonen vil fort kunne mistes dersom en parallellimportør importerer varer fra et annet land med lavere kvalitet enn de varer som merkehaver selv selger i det andre landet.

En merkehaver kan med rette motsette seg videresalg av parallellimporterte varer, selv om produktene ikke er fysisk endret. Dette gjelder for eksempel når varene er tilpasset helt andre klimaforhold enn det norske markedet. Utgangspunktet må være at parallellimport av merkede varer normalt ikke er tillatt dersom de importerte varene avviker vesentlig fra de som selges av merkehaveren selv i Norge.

La oss si at merkehaver X selger vinterjakker under det registrerte varemerket LUXXURY, blant annet i både Italia og Norge. Siden X selger varer i Italia, vil disse være gjenstand for konsumpsjon. Dette gjør at parallellimportør V kan importerer vinterjakker under merket LUXXURY fra Italia til Norge for videresalg. I Italia, hvor klimaet er mildere, har LUXXURY valgt å produsere vinterjakkene med lettere materialer og mindre isolasjon, da de er tilpasset de italienske vintrene som sjelden er ekstremt kalde. Disse jakkene fungerer utmerket i Italia, men gir ikke tilstrekkelig varmebeskyttelse under de harde, kalde vintrene i Norge.

Merkehaver X, som selger en annen variant av LUXXURY-vinterjakker i Norge, har derimot sørget for at de jakker som distribueres der, er laget med tykke, høyteknologiske materialer og ekstra isolasjon, spesielt designet for å tåle temperaturer langt under frysepunktet.

Hvis V importerer de italienske LUXXURY-jakkene til Norge uten å gjøre det klart for forbrukerne at disse ikke er like varme eller egnet for det norske klimaet, kan det føre til at kundene blir skuffet over ytelsen til jakkene. I dette tilfellet kan merkehaver X i Norge ha en "rimelig grunn " til å motsette seg videresalget, siden de kvalitetsmessige forskjellene er så store at de kan skade LUXXURY-merket sitt omdømme i det norske markedet.

Problematisk kan parallellimport også bli dersom det er gjort inngrep i selve varen etter at merkehaver eller noen med dennes samtykke omsatte varene for første gang. Dette følger av en annen sentral funksjon bak varemerkeretten, som er opprinnelsesfunksjonen. Denne skal sikre at forbrukerne vet hvor en vare kommer fra og ivaretar forbrukernes forventninger om at varene som omsettes under merket ikke er endret eller manipulert uten merkehavers tillatelse.

Et svært praktisk spørsmål er hvilken adgang parallellimportøren har når det kommer til ompakking og endring av emballasje som ledd i videresalget. Ompakking som ikke påvirker produktets originale tilstand er generelt sett mindre problematisk. Dette spørsmålet er grundig belyst i EU-domstolens praksis, spesielt med hensyn til ompakking av parallellimporterte legemidler. Likevel er det ikke slik at slik ompakking alltid er tillatt uten videre.

Utgangspunktet er at varemerkehaveren, eller den han har gitt tillatelse, har kontroll over både bruken av varemerket og kvaliteten på produktene. Dette innebærer at varemerkehaveren i prinsippet kan motsette seg videre markedsføring av et produkt som har blitt pakket om, og hvor varemerket er satt på den nye emballasjen. Videre krever enhver endring av produktet eller dets emballasje, inkludert det å påføre en ny etikett på den ytre emballasjen, samtykke fra varemerkehaveren.

Det finnes unntak fra den grunnleggende regelen om at varemerkehaveren har kontroll over produktets emballasje og varemerket. Under visse omstendigheter kan det være rimelig at en parallellimportør får lov til å bryte den originale emballasjen, pakke produktet om, og merke den nye emballasjen med produsentens varemerke, selv uten samtykke fra varemerkehaveren.

I slike tilfeller kan EØS-avtalens artikkel 13 andre punktum være til fordel for parallellimportøren. Denne regelen tillater ompakking og påføring av varemerket på ny emballasje dersom varemerkehaveren sin håndheving av eneretten ville resultere i en "skjult hindring på handelen mellom avtalepartene." I praksis betyr dette at ompakking kan være tillatt hvis det ellers ville føre til en kunstig oppdeling av markedet.

Praksis fra EU tilsier at en merkevareeier kan motsette seg ompakking og andre inngrep i varene, med mindre slike endringer er nødvendige for at parallellimportøren skal kunne få effektiv tilgang til markedet i det aktuelle importlandet, samtidig som merkevareeierens legitime interesser ivaretas. Ompakking kan være nødvendig på grunn av ulike lands offentlige reguleringer.

Avgjørende er ikke om merkevareeieren har hatt til hensikt å oppdele markedet, men om påberopelsen av varemerkerettigheten faktisk vil hindre den frie vareomsetningen som er beskyttet av loven. Hvis parallellimportøren ikke har behov for å pakke om varene, vil ikke merkevareeierens krav om å unngå ompakking være en hindring for parallellhandelen. I så fall kan parallellimportøren fortsette med import og salg, men må da sørge for å innføre og tilby varene i deres opprinnelige emballasje.

Hvis ompakking kun er motivert av ønsket om kommersiell fordel for parallellimportøren, vil nødvendighetskriteriet ikke være oppfylt. Parallellimportøren må oppfylle flere krav for at merkevareeieren ikke skal kunne motsette seg importen. Viktige vilkår er at ompakkingen ikke må påvirke produktets originale tilstand, at merkevareeieren må varsles på forhånd, og at den nye pakningen ikke må skade merkets anseelse. Parallellimportøren har som hovedregel bevisbyrden for at disse kravene er oppfylt.

Når nødvendighetskriteriet er oppfylt, står parallellimportøren relativt fritt til å utforme ny emballasje, så lenge merkevareeierens legitime interesser ivaretas. Det må imidlertid vurderes konkret om måten det ompakkede produktet presenteres på kan skade varemerkets omdømme. Importøren har frihet til å designe ny emballasje, forutsatt at de overnevnte kravene overhold