Registrering av varemerker i EU

En EU-varemerkesøknad er en felles varemerkesøknad som dekker alle landene som er medlem i EU. For å oppnå registrering av varemerke i Norge må man levere en egen varemerkesøknad som dekker Norge.

Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide varefortegnelsen til søknaden, det vil si de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for. Det er her viktig at man dekker alle varer og tjenester merket brukes for og vil brukes for i fremtiden. Etter innsendelse av søknad er det ikke mulig å utvide varefortegnelsen.

En EU-varemerkesøknad kan sendes per post til EUIPO sin adresse i Alicante, Spania, men i all hovedsak vil varemerkesøknader leveres elektronisk via EUIPO sine nettsider.

Når varemerkesøknaden er levert vil man måtte betale en offisiell avgift til EUIPO.

Når EU-søknaden er mottatt hos EUIPO, vil de foreta en formell kontroll av søknaden. Dette vil si at de vurderer om søknaden oppfyller de lovbestemte vilkår som stilles i varemerkeforordningen.

EUIPO vil se på formelle krav knyttet til søknaden, herunder blant annet om de søkte varer og tjenester er klassifisert korrekt. EUIPO vil videre vurdere såkalte «absolute grounds for refusal», som vil si om det søkte merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra andres. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten (i fellesskap kalt manglende særpreg).

Hvis EUIPO oppdager mangler i søknaden, vil søker få en frist på to måneder til å imøtegå disse manglene. Når eventuelle mangler er rettet og varemerkesøknaden oppfyller kravene fra EUIPO, vil merket aksepteres til registrering og publiseres.

Hvis EUIPO etter at søker har kommet med sin argumentasjon fortsatt ikke anser at merket kan registreres pga. manglende særpreg, vil søknaden avslås. Avgjørelsen fra EUIPO kan klages inn til Board of Appeals.

I motsetning til Patentstyret i Norge, avslår ikke EUIPO av eget tiltak søknader på grunn av forvekslingsfare mellom det søkte merket og tidligere registrerte merker. Dette betyr at et merke som søkes i EU ikke vil bli nektet i første fase av EUIPO pga. av forvekslingsfare. EUIPO overlater til innehaverne av tidligere registrerte merker å ta steg mot forvekslingsbare merker i innsigelsesperioden.

Fra datoen det søkte merket publiseres til registrering har tredjeparter en frist på 3 måneder til å levere innsigelse mot registrering av merket. Hvis det ikke innkommer innsigelse i denne tidsperioden, vil merket gå til endelig registrering.

I de tilfeller det kommer en innsigelse fra tredjepart innenfor innsigelsesperioden, vil man få en innsigelsesprosess hos EUIPO.

Etter at en innsigelse er innlevert vil man få ulike frister å forholde seg til. Innsigelsesprosessen starter med det som kalles en «cooling off-periode» på to måneder (perioden kan i enkelte tilfeller forlenges). I cooling off-perioden har partene mulighet til å forhandle om en løsning på tvisten før man har utarbeidet argumentasjon knyttet til sin side av saken til EUIPO. Denne perioden tar sikte på å gi partene en mulighet til å oppnå en løsning før man har pådratt seg ytterligere kostnader.

Hvis partene ikke oppnår enighet i løpet av cooling off-perioden, vil innsigelsesprosessen formelt starte. Innsiger (den som protesterer på registreringen) vil da få to måneder på seg til å komme med argumentasjon på hvorfor det foreligger forvekslingsfare med de tidligere anførte rettigheter.

Ved utløpet av innsigers to måneders frist, får også innehaver en to måneders frist til å komme med sin argumentasjon i saken om hvorfor det ikke foreligger forvekslingsfare.

Når disse tidsfristene er utløpt vil EUIPO ta saken opp til avgjørelse. Hvor lang tid det vil ta før en avgjørelse fra EUIPO foreligger vil avhenge av det sakstilfang EUIPO har til enhver tid.

En avgjørelse fra EUIPO kan ankes til Board of Appeals. Ankefristen er per september 2016 to måneder fra man fikk informasjon om avgjørelsen fra EUIPO. En anke har en offisiell kostnad på 720 EUR per september 2016.
Hvor man har med to parter å gjøre (som er tilfellet i en innsigelsessak), så vil ankeprosessen være slik at den ankede part får anledning til i anken å gjøre rede for sitt syn. Ankemotparten vil så få mulighet til å komme med sin argumentasjon i saken. Board of Appeal kan tillatte ytterligere redegjørelser fra partene hvis man finner behov for det.

Når den skriftlige argumentasjonsdelen i saken er fullført, vil saksdokumentene bli sendt til avdelingen i Board of Appeal som har saken, hvor et medlem blir oppnevnt som sakfører og forfatter av avgjørelsen for Board of Appeal. Sakfører vil under dette arbeidet kunne ta kontakt med partene for å få klarhet i eventuell argumentasjon/spørsmål som han/hun finner nødvendig.

Board of Appeal vil så fatte sin avgjørelse i saken og varsle partene.

Det bemerkes at også Board of Appeal sin avgjørelse kan ankes. En anke må i så tilfelle fremmes ovenfor EU-domstolen. Per september 2016 er ankefristen her to måneder etter at man fikk informasjon om avgjørelsen fra Board of Appeal

Som nevnt ovenfor vil EUIPO alltid vurdere om en varemerkesøknad oppfyller de lovkrav som stilles i varemerkeforordningen. Mangler et varemerke særpreg så er dette en «absolute grounds for refusal».

Hvis EUIPO kommer til en slik avgjørelse vil søker få anledning til å argumentere ovenfor EUIPO om at merket kan registreres. Opprettholder EUIPO sin avgjørelse om at merket ikke kan registreres, så vil søker kunne anke denne avgjørelsen inn for Board of Appeals. Ankefristen er da den samme som nevnt ovenfor i innsigelsesprosessen.

Ved en anke til Board of Appeal vil man, i motsetning til ved innsigelsesprosess, kun ha en enkelt mulighet til å argumentere for sitt syn. Når anken er kommet inn, vil denne sendes til sakfører i saken som så vil utforme en avgjørelse i saken på vegne av Board of Appeal.

Også i en slik prosess vil man kunne anke Board of Appeal sin avgjørelse inn for EU-domstolen med de samme frister som nevnt ovenfor.

Gjennom en EU-varemerkesøknad dekker man alle land som er medlem i EU i en søknad. Dette er både kostnadsbesparende, tidseffektivt og mer oversiktlig. Istedenfor å måtte levere nasjonale søknader i de ulike land med forskjellige fullmektiger, forholder man seg ved en EU-varemerkesøknad kun til en søknad og en fullmektig.

Om man derimot ikke har behov for registrering i alle land i EU, vil en internasjonal søknad gjennom WIPO være et godt alternativ. Her kan man peke ut enkelte land som så søkes gjennom en felles WIPO søknad.

Det kan også gjøres med en internasjonal registrering under Madridprotokollen gjennom WIPO. Dette vil si at man i en søknad utpeker et antall land som det søkes i. Søknaden vil da få nasjonal behandling i de enkelte land. En slik prosess forutsetter imidlertid at man har fått registrert en basissøknad, som Madridsøknaden stammer fra. En varemerkeregistrering i Norge oppfyller kravet til basissøknad.

Driver din bedrift virksomhet i flere europeiske land, eller planlegger å starte opp slik næringsvirksomhet, anbefaler vil at man søker varemerket som benyttes registrert, i EU. Dette kan gjøres i en felles søknad hos varemerkemyndighetene i EU – Europeiske Unionen Intellectual Property Office (EUIPO). Blir søknaden innvilget, vil man få vern i alle landene som er medlem av den europeiske union.

• Les mer om: Registrere varemerke utland: Oversikt

En felles søknad for alle landene som er medlem i EU har klare kostnadsfordeler. Ved å gjøre det, slipper man offisielle gebyrer og kostnader til et stort antall nasjonale varemerke myndigheter. De fleste selskaper med et nedslagsfelt utover Norge velger å søke varemerkebeskyttelse via EUIPO på grunn av dette.

Leveres søknaden som en såkalt «fast track» søknad vil den offisielle saksbehandling skje raskt.

Ofte er saksbehandlingen ferdig i løpet av 4 til 6 uker og merket vil publiseres til registrering. En slik søknad innebærer imidlertid at man kun kan søke forhåndsgodkjente varer og tjenester. Dette setter en begrensning i de tilfeller hvor man ønsker merket beskyttet for varer eller tjenester som ikke finnes i de offisielle listene hos EUIPO. Denne fremgangsmåten anbefales i de tilfeller hvor det er avgjørende å få en rask registrering hos EUIPO.

Leveres søknaden med egen komponert varefortegnelse medfører dette at saksbehandler hos EUIPO vil måtte ta en konkret gjennomgang av varefortegnelsen før den godkjennes. Ofte kan det være nødvendig med flere runder, før saksbehandler aksepterer varefortegnelsen. Saksbehandlingen tar derfor noe lenger tid, typisk rundt 3 til 4 måneder.

Når saksbehandler er ferdig med den formelle vurderingen av søknaden – dvs. at har tilstrekkelig særpreg til å registreres og at varefortegnelsen er i samsvar med regelverket – vil søknaden bli publisert til registrering.

EUIPO vurderer ikke av eget initiativ forvekslingsfare med tidligere registrerte merker. Dette løses imidlertid ved at tredjeparter etter publisering av merket har tre måneder på seg til å levere innsigelse mot registreringen av merket, hvis man mener registreringen krenker en tidligere registrert eller innarbeidet rettighet. Tredjeparter kan i et slikt tilfelle både anføre tidligere registrerte EU-merker og nasjonale registreringer, eller innarbeidede nasjonale merker. Hvis innsigelse ikke kommer i løpet av de tre månedene, vil merket gå til endelig registrering. Registreringsbevis vil da sendes elektronisk til fullmektigen.

Vårt honorar for innlevering av en varemerkesøknad i EU til og med 3 klasser er 7.000 kr (eks. mva). Det vil i tillegg komme en offisiell kostnad fra EUIPO. For en søknad i en klasse er avgiften til EURO 850, søkes merket for to klasser er avgiften EURO 900. For søknader i tre eller flere klasser vil det påløpe ytterligere EURO 150 per klasse i avgift.

Det er vår anbefaling at man benytter advokat fra starten av i varemerkeprosessen. Dette vil sikre at varefortegnelsen er av god kvalitet og prosessen overfor EUIPO håndteres profesjonelt. Man vil også sikres i tilfelle tredjeparter leverer innsigelse.

Skulle innsigelse komme inn mot registreringen, vil EUIPO legge opp til at begge parter får anledning til å legge frem sin sak. Dette gjøres gjennom skriftlig argumentasjon. Etter at begge parter har fått presentert sitt grunnlag (innsiger får to argumentasjonsrunder, innehaver får en argumentasjonsrunde), så vil EUIPO ta opp saken til avgjørelse. Hele prosessen tar som oftest mellom 6 til 9 måneder, avhengig av hvor raskt partene innleverer sin argumentasjon og EUIPO sin arbeidsmengde hva gjelder utarbeidelse av avgjørelsen.

EUIPO sin avgjørelse kan ankes videre til Boards of Appeal. Boards of Appeal sin avgjørelse kan i sin tur ankes inn for the General Court, hvis avgjørelse igjen i enkelte tilfeller kan ankes til Court of Justice of the European Union. Vanligvis vil imidlertid prosessen stoppe enten hos EUIPO eller hos Boards of Appeal.

Codex IPR advokater har betydelig erfaring med varemerkesaker i EUIPO, og mange års erfaring med varemerkesaker overfor Patentstyret.

Vi bistår deg gjerne med EU- varemerkesøknader. Ta kontakt med oss i dag.

• Les mer om: Registrere varemerke: Priser
• Les mer om: Varemerke – Alt du bør vite

Vi bistår klienter over hele landet.